In deze rubriek bespreken de (cassatie)advocaten van BarentsKrans oude arresten die nog steeds relevant zijn. Ditmaal komt er echter een recentere uitspraak aan bod: in Huawei v. ZTE (2015) heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) uiteengezet waartoe een FRAND-verklaring verplicht. Dit arrest is in de rechtspraktijk nu al verworden tot een heuse moderne klassieker.
Voordat wordt ingegaan op de materie van deze uitspraak, is het handig om kennis te maken met enkele relevante begrippen. Om bij het begin te beginnen: binnen de mobiele telecommunicatiepraktijk bestaan er standaardiseringsorganisaties. Deze organisaties publiceren standaarden voor bijvoorbeeld specifieke voorwerpen, systemen of diensten. Standaarden hebben onder meer het doel de compatibiliteit, kwaliteit en concurrentie binnen een markt te verbeteren. Bedrijven kunnen zich vrijwillig bij een standaard aansluiten. Een concreet voorbeeld van succesvolle standaarden zijn die voor simkaarten.
Octrooien die als onderdeel van een standaard zijn geregistreerd noemt men standaard-essentiële octrooien (SEP). Een partij die een product op de markt brengt dat conformeert aan een standaard, zal gebruik moeten maken van de geoctrooieerde technologie onderliggende aan deze standaard. Een markttoetreder zal dus een licentieovereenkomst moeten sluiten met de SEP-houder. Dit verschaft deze SEP-houder een sterke onderhandelingspositie, het is immers mogelijk om de markttoetreder te weren door geen licentie te verstrekken en de SEP te handhaven. Om misbruik van deze machtspositie te voorkomen, verplichten standaardiseringsorganisaties SEP-houders tot het doen van een FRAND-verklaring. SEP-houders committeren zich hiermee aan het verlenen van licenties betreffende standaard-essentiële octrooien aan derden onder Fair, Reasonable And Non-Discriminatory (FRAND)-voorwaarden.
Het geschil tussen Huawei en ZTE
Huawei is houder van een octrooi dat essentieel is voor de Long Term Evolution-standaard (4G) van standaardiseringsorganisatie ETSI. Huawei heeft zich gecommitteerd om haar standaard-essentiële octrooien onder FRAND-voorwaarden te licentiëren. Huawei meent dat ZTE inbreuk maakt op haar SEP. Partijen bespreken de mogelijkheid van het sluiten van een licentieovereenkomst, waarna Huawei duidelijk maakt welk bedrag (in haar ogen) een redelijke vergoeding vormt. ZTE is echter enkel geïnteresseerd in het sluiten van een kruislicentie.[1] Nadat de onderhandelingen stuklopen dagvaardt Huawei, ZTE in Duitsland. Via het Landgericht Düsseldorf komt kortgezegd de volgende prejudiciële vraag bij het HvJ-EU terecht: ‘wanneer kan een SEP-houder, die verplicht is licenties te verstrekken onder FRAND-voorwaarden, een inbreukprocedure starten zonder in strijd met artikel 102 VWEU te handelen’? [2]
De dans van voorwaarden
Het HvJ-EU oordeelt dat een SEP-houder een rechtmatige inbreukprocedure kan starten indien de SEP-houder conform de volgende chronologische stappen handelt.
- Allereerst moet de SEP-houder de vermeende inbreukmaker (gedetailleerd) informeren over de inbreuk die hem wordt verweten. Hierbij moet de SEP-houder het specifieke standaard-essentiële octrooi noemen en omschrijven op welke wijze daarop inbreuk is gemaakt.
Volgens het HvJ-EU gaat het bij FRAND-voorwaarden niet enkel om de gedragingen van de SEP-houder. Ook de vermeende inbreukmaker moet zich op betamelijke wijze gedragen om te voorkomen dat de SEP-houder rechtmatig een inbreukprocedure kan starten.
- De vermeende inbreukmaker moet aan de SEP-houder communiceren dat hij bereid is een licentieovereenkomst te sluiten onder FRAND-voorwaarden.
- Waarna de SEP-houder, schriftelijk, de vermeende inbreukmaker een FRAND-conform licentieaanbod behoort te doen. Hierbij moet hij met name de hoogte van de licentievergoeding en de berekeningswijze aangeven.
- Vervolgens moet de vermeende inbreukmaker met bekwame spoed, te goeder trouw en overeenkomstig de handelsgebruiken gevolg geven aan dit aanbod. Deze verplichting is bedoeld om vertragingstactieken te voorkomen.
De vermeende inbreukmaker kan in dit stadium het aanbod accepteren. Dan is er een FRAND-conforme licentieovereenkomst tot stand gekomen. Indien de vermeende inbreukmaker echter weigert het aanbod te accepteren,
- Dan dient hij de SEP-houder op korte termijn van een concreet, schriftelijk en FRAND-conform tegenaanbod te voorzien.
- De vermeende inbreukmaker moet bij afwijzing van dit tegenaanbod een passende (d.w.z. overeenkomstig handelsgebruiken) zekerheid stellen, door bijvoorbeeld een bankgarantie te verstrekken.
Het is volgens het HvJ-EU voor een vermeende inbreukmaker toegestaan om gedurende de onderhandelingen de geldigheid of ‘essentieelheid’ van het SEP te betwisten.
In de zoektocht naar een antwoord op de vraag wanneer een SEP-houder een octrooi-inbreukprocedure kan starten zonder in strijd met artikel 102 VWEU te handelen, schetst het HvJ-EU een dans: een verplichte ritmische reeks handelingen tussen SEP-houder en vermeende inbreukmaker, met als inzet het kunnen naleven van de standaard of het kunnen handhaven van het standaard-essentiële octrooi.
[1] Dit is een uitwisseling van licenties tussen twee of meer partijen, ter voorkoming/beslechting van geschillen.
[2] Artikel 102 VWEU is het mededingingsrechtelijke artikel dat ziet op ‘misbruik van een machtspositie op de interne markt’.