Op 20 juni 2013 tekende Nederland de Overeenkomst betreffende een Eengemaakt Octrooigerecht (hierna: UPCA). Na herhaaldelijk te zijn vertraagd gaat ‘the Unified Patent Court’ (hierna: ook UPC)[1] op 1 juni 2023 van start. Hierdoor krijgen octrooihouders de mogelijkheid om hun octrooi gelijktijdig in alle landen waarin de UPCA is geratificeerd te handhaven bij één instantie, het UPC. Voordat het zo ver is moeten de houders van Europese octrooien een belangrijke knoop doorhakken. Van 1 maart 2023 tot 1 juni 2023 loopt namelijk de zogenoemde ‘sunrise period’. Gedurende deze zonsopkomst hebben houders van Europese octrooien de mogelijkheid om deze octrooien veilig te onttrekken aan de bevoegdheid van het UPC (hierna: Opt-out). Vanaf 1 juni 2023 heeft een Opt-out geen effect als een derde een vordering tegen het betreffende octrooi aanhangig heeft gemaakt bij het UPC.[2] Zonder ingediend Opt-out verzoek zullen in beginsel alle bestaande Europese octrooien automatisch (ook) onder de bevoegdheid van het UPC vallen.[3] In dit blog bespreken wij de context en de voor- en nadelen van een dergelijke Opt-out.
Het UPC-systeem
UPCA Deelnemers
Naar verwachting zullen zeventien Europese landen op 1 juni 2023 de UPCA hebben geratificeerd, wat betekent dat het Unified Patent Court voorlopig enkel betrekking heeft op deze landen.[4] Ierland, Cyprus, Tsjechië, Griekenland, Hongarije, Roemenië en Slowakije hebben de UPCA wel ondertekend, maar nog niet geratificeerd. Andere Europese landen waaronder: het Verenigd Koninkrijk, Kroatië, Spanje, Noorwegen, Zwitserland en Polen doen überhaupt niet mee met het UPC. Onderstaande afbeelding laat zien in welke landen de UPCA per 1 juni van kracht is:
Structuur van het UPC
Het Unified Patent Court kent twee lagen. Het gerecht in eerste aanleg bestaat uit de lokale, regionale en centrale divisies. De lokale en regionale divisies zullen veelal de eerste halte voor het handhaven van octrooien vormen.[5] Deze lokale en regionale divisies zijn verspreid over het hele UPCA-territoir. De centrale divisie heeft vestigingen in Parijs, München en, waarschijnlijk, Milaan. Elk van deze vestigingen zal zich toespitsen op specifieke technische gebieden.[6] De centrale divisies zijn exclusief bevoegd in procedures waarbij de eiser vernietiging van een Europees octrooi of een verklaring van niet-inbreuk vordert.[7] Verder kunnen lokale en regionale divisies procedures onder bepaalde omstandigheden doorverwijzen naar de centrale divisie.[8] Het Hof van Beroep in Luxemburg behandelt het hoger beroep tegen beslissingen van de lokale, regionale en centrale divisies.
Twee soorten Europese octrooien
Vanaf 1 juni 2023 zijn er twee sporen voor verlening van een Europese octrooiaanvrage.
Ten eerste blijft de bestaande route voor het verkrijgen van een Europees octrooi grotendeels ongewijzigd. Zo kan een uitvinder bij het Europees Octrooibureau (hierna: EOB) een aanvrage indienen. Als het octrooi verleend wordt, wordt het verleende octrooi gevalideerd voor de door de aanvrager aangewezen Europese landen, waarna het Europese octrooi uiteenvalt in een bundel van nationale octrooirechten. Die rechten kunnen vervolgens, in beginsel land voor land, gehandhaafd worden in de individuele landen waar zij bescherming bieden. De inwerkintreding van het UPCA betekent dat het Unified Patent Court voortaan in beginsel óók bevoegd is om rechtsvorderingen betreffende dit Europees octrooi te behandelen.[9] Deze bevoegdheid brengt met zich dat het UPC een Europees octrooi (inclusief alle nationale validaties) in zijn geheel kan vernietigen. Wil een partij vernietiging van een Europees Octrooi in heel Europa bewerkstelligen, dan is het dus niet nodig, anders dan in het huidige systeem, om in alle landen waar het octrooi is gevalideerd nietigheidsprocedures te voeren. Dit is een wezenlijke verschuiving binnen de octrooirechtsgang. Octrooihouders hebben de gelegenheid om te kiezen voor een Opt-out. Daarmee kunnen zij hun Europese octrooien onttrekken aan de bevoegdheid van het UPC.
Ten tweede introduceert de inwerkingtreding van de UPCA het Europese octrooi met unitair effect (hierna: Unitair Octrooi). Een octrooihouder kan vanaf 1 juni 2023 unitair effect verzoeken nadat het Europese octrooi door het EOB is verleend. Voor 1 juni reeds verleende Europese octrooien kunnen geen unitair effect verkrijgen. Dit verandert niets aan de fase voor de verlening.. Verder bestaat sinds 1 januari 2023 de mogelijkheid om voor een octrooiaanvrage (met ‘intention to grant’) vervroegd unitair effect aan te vragen.
Unitaire Octrooien zullen geen gelding hebben in de landen die de UPCA niet hebben geratificeerd. Een octrooihouder zal het Europese octrooi alsnog nationaal moeten valideren als hij zijn octrooi in deze landen wil beschermen. Er is geen Opt-out mogelijk voor een Unitair Octrooi, noch zijn nationale rechters bevoegd voor procedures betreffende een Unitair Octrooi. Voor handhaving van een Unitair Octrooi kan een eiser zich enkel tot het Unified Patent Court wenden.
De Opt-out
Houders van reeds verleende Europese octrooien hebben dus tot 1 juni 2023 om een Opt-out verzoek in te dienen met de garantie dat dit verzoek wordt gehonoreerd. De redenen om een dergelijke Opt-out wel of niet te verzoeken worden hieronder besproken.
Redenen voor een Opt-out
Dat bij het Unified Patent Court een Europees octrooi gelijktijdig nietig kan worden verklaard voor Duitsland, Frankrijk, Italië en Nederland tezamen met nog dertien andere landen, betekent een zeer groot risico voor octrooihouders. Octrooihouders kunnen hun alleenrecht op een voor hun bedrijfsvoering belangrijk product of belangrijke werkwijze binnen een zeer significant deel van de Europese markt in één klap kwijtraken. Een Opt-out minimaliseert dit risico, omdat het derden deze ‘gemakkelijke’ route ontneemt. Deze derden zullen in plaats daarvan moeten aankloppen bij de verschillende nationale rechters, die elk een eigen beoordeling maken, al zullen vele nationale rechters wel degelijk ook kijken naar wat hun collega-rechters in andere landen al over hetzelfde octrooi beslist hebben. De praktijk leert dat ze niettemin geregeld tot verschillende conclusies komen. Het verzoeken van een Opt-out is daardoor een vorm van risicospreiding.
Ook maakt een Opt-out het minder aantrekkelijk voor derden om een nietigheidsprocedure te starten. Procederen bij het UPC zal (naar verwachting) veelal minder tijd, moeite en geld kosten dan het voeren van verscheidene parallelle nationale procedures. Een Opt-out zorgt ervoor dat derden (na het opmaken van de balans) minder snel over zullen gaan tot procederen.
Tevens is nog veel onzeker aangaande het Unified Patent Court. De UPCA en de Rules of Procedure zijn het resultaat van een reeks compromissen tussen verschillende landen met uiteenlopende rechtssystemen. De UPCA en de Rules of procedure geven de UPC-rechters op meerdere punten vrije beslissingsruimte. Dat geldt bijvoorbeeld voor de vraag of een lokale of regionale divisie die in een octrooihandhavingsprocedure geconfronteerd wordt met een tegenvordering tot vernietiging van het ingeroepen octrooi de zaak al dan niet naar de centrale divisie zal verwijzen. De aanpak van dergelijke onderwerpen zal in de komende jaren nog moeten uitkristalliseren. Daardoor is het voorlopig lastiger een inschatting te maken van het verloop en wellicht ook de uitkomst van een procedure bij het UPC dan van de bestaande, bekende nationale procedures. Ook dit kan een reden zijn te kiezen voor een Opt-out.
Tot slot: een Opt-out is niet definitief. Een Opt-out verzoek kan te allen tijde ongedaan worden gemaakt, tenzij er al een vordering betreffende dat octrooi bij een nationale rechter is ingesteld.[10] De intrekkingsmogelijkheid biedt bedrijven de flexibiliteit om de keuze voor het forum strategisch te beïnvloeden. Mocht een octrooihouder die in eerste instantie heeft gekozen voor een Opt-out alsnog zijn octrooi willen handhaven bij het UPC, dan kan deze octrooihouder zijn Opt-out intrekken.[11]
Redenen voor UPC bevoegdheid
Het Unified Patent Court heeft ook voordelen. Procederen bij een veelheid van nationale rechters kan duur, complex en tijdrovend zijn. U heeft een team van advocaten nodig in elk betreffend land, u wordt geconfronteerd met de verschillen tussen de rechtstelsels van de betrokken landen en de uitkomsten kunnen verschillen. Het UPC biedt een gecentraliseerd instituut voor octrooiprocedures voor een groot en belangrijk deel van de Europese markt en kan zekerheid omtrent octrooien binnen deze markt brengen. Opgemerkt zij dat een wezenlijk aantal Europese landen het UPCA niet heeft geratificeerd. Voor deze landen zullen octrooiprocedures gevoerd blijven worden bij de nationale rechters. Het UPC is dus geen complete Europese ‘one stop shop’.
Het procederen bij het Unified Patent Court en het houden van een Unitair Octrooi is niet goedkoop, maar zal over het algemeen goedkoper zijn dan het valideren en handhaven van een in meerdere landen gevalideerd Europees bundeloctrooi. Onder het huidige systeem kiezen octrooihouders er regelmatig voor om het Europese octrooi niet in elk land te valideren om kosten te besparen. Dit beperkt echter de handhavingsmogelijkheden van de octrooihouder. Een keuze voor een Unitair Octrooi is de meest kostenefficiënte manier om bescherming in de zeventien UPC-landen te verkrijgen.
Conclusie
Het Unified Patent Court heeft de mogelijkheid om veel te veranderen aan de wijze waarop uitvindingen in de Europese octrooipraktijk beschermd worden. Het UPC brengt zowel zekerheid als onzekerheid en heeft voordelen, maar zeker ook nadelen. Afhankelijk van de aard van de onderneming van de octrooihouder kan het UPC een groot risico of een grote kans zijn. Europese octrooihouders staan de komende twee maanden voor de belangrijke keuze of zij een Opt-out gaan verzoeken, of niet. Of een Opt-out wenselijk is voor uw bedrijf kan afhangen van de kenmerken van uw octrooiportfolio. De keuze kan worden beïnvloed door vragen als in hoeverre risicospreiding wenselijk is en op welke (en hoeveel) nationale markten de uitvindingen geëxploiteerd worden. Bent u benieuwd wat wij voor uw bedrijf kunnen betekenen op het gebied van het UPC, neem gerust contact met ons op.
In de Stand van de Techniek zetten de advocaten van de sectie Intellectuele Eigendom & Technologie maandelijks een interessant leerstuk of relevante ontwikkeling binnen het intellectuele eigendomsrecht uiteen.
[1] Het Eengemaakt Octrooigerecht
[2] Art. 5(6) Rules of Procedure of the Unified Patent Court (hierna: Rules of Procedure).
[3] Deze bevoegdheid is (voorlopig) niet exclusief. Dit houdt in dat nationale rechters ook bevoegd kunnen zijn.
[4] Dit zijn: Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk, Portugal, Duitsland, Italië, Oostenrijk, Bulgarije, Denenmarken, Zweden, Finland, Estland, Letland, Litouwen, Slovenië en Malta.
[5] Art. 7 UPCA.
[6] Zo is de centrale divisie in Parijs onder andere bevoegd voor octrooien betreffende elektrotechniek; de centrale divisie in München onder andere voor werktuigbouwkunde en de ‘Milanese divisie’ onder andere voor farmaceutische en chemische octrooien.
[7] Art. 33(4) UPCA.
[8] Art. 33(3) sub b UPCA.
[9] Art. 32 en 83 UPCA.
[10] Art. 83(4) UPCA.
[11] Nadat de Opt-out is ingetrokken, is er geen mogelijkheid meer om een nieuwe Opt-out te verzoeken.
