Op 16 december 2021 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag (“voorzieningenrechter”) uitspraak gedaan in een kort geding procedure die Telefonaktiebolaget LM Ericsson (“Ericsson”) had aangespannen tegen Apple Retail Netherlands B.V., Apple Benelux B.V., Apple Inc., Apple Distribution International en Apple Sales International Ltd (“Apple c.s.“). Ericsson is octrooihouder van onder meer 4G en/of 5G standard essentiële octrooien. In de onderhavige procedure vordert Ericsson een “anti-anti-suit-injunction” (“AASI”) tegen Apple c.s.

Bevoegdheid

Om te beginnen heeft de voorzieningenrechter beslist dat hij internationaal bevoegd was om kennis te nemen van de grensoverschrijdende vorderingen van Ericsson tegen Apple Inc, Apple Distribution International en Apple Sales International Ltd, voor zover deze waren gebaseerd op de vrees dat Apple Inc tegen Nederland en België gerichte “anti-suit injunctions” (“ASI’s”) zou instellen. Tegen de Nederlandse Apple-entiteiten (Apple Retail Netherlands B.V. en Apple Benelux B.V.) achtte de voorzieningenrechter zich internationaal bevoegd om kennis te nemen van de wereldwijde grensoverschrijdende vorderingen van Ericsson.

Waargenomen bedreiging van een ASI

Ericsson beriep zich op de vermeende vrees dat Apple c.s. ergens ter wereld een ASI tegen Ericsson zouden indienen die ook betrekking zou hebben op octrooiprocedures in Nederland.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat Ericsson niets heeft aangevoerd waaruit een dergelijke dreiging voortvloeit. Ten eerste is de voorzieningenrechter van oordeel dat een dreiging niet kan worden gebaseerd op het algemene feit dat andere partijen in soortgelijke omstandigheden ASI’s hebben gevorderd, omdat dit niet betekent dat Apple c.s. hetzelfde zouden doen. In de tweede plaats is het feit dat Apple c.s. niet bereid zijn zich ertoe te verbinden geen ASI tegen Ericsson in te stellen op zichzelf onvoldoende dreiging. Volgens de voorzieningenrechter kan dit feit slechts relevant zijn indien Apple c.s. in het verleden een ASI tegen Ericsson en/of tegen andere octrooihouder(s) zouden hebben ingesteld, of indien er andere omstandigheden zouden zijn waaruit een dreiging van die strekking kan worden afgeleid.

In dit verband heeft de voorzieningenrechter een duidelijk onderscheid gemaakt tussen twee soorten ASI. Enerzijds is een nakomings-ASI gericht op het afdwingen van nakoming van een “convenant not to sue” en anderzijds bestaat een preventieve ASI die betrekking heeft op een situatie waarin een dergelijke afspraak niet bestaat. Is er een afspraak, dan moet er in beginsel een mogelijkheid zijn om nakoming van de afspraak te vorderen (door middel van een nakomings-ASI), aldus de voorzieningenrechter. Zonder afspraak zou het vorderen van een ASI echter onder bepaalde omstandigheden onrechtmatig kunnen zijn. Daarom is het onderscheid tussen deze twee soorten ASI’s relevant.

De onderhavige zaak betreft het laatste type ASI (een preventieve ASI). De voorzieningenrechter oordeelde dat er geen aanwijzingen waren dat Apple c.s. ooit dit specifieke type ASI had gevraagd en dat zij evenmin van plan was dit nu te doen. Op basis van het bovenstaande zag de voorzieningenrechter geen concrete bedreiging. Daarom werd het gevorderde verbod afgewezen bij gebrek aan een spoedeisend belang.

Slotopmerkingen

Deze zaak illustreert dat Nederlandse voorzieningenrechters bereid zijn grensoverschrijdende jurisdictie aan te nemen om een vordering voor een AASI te behandelen. De beslissing is in lijn met eerdere jurisprudentie (zie onder meer onze Pharma Updates Novartis/Mylan en AbbVie/Alvotech) waarbij een “concrete dreiging” vereist is. Een dergelijke dreiging kan niet worden vastgesteld indien de wederpartij slechts niet bereid is zich ertoe te verbinden iets niet te doen. Indien er echter bijkomende relevante omstandigheden zijn en indien uit die omstandigheden een dreiging kan worden afgeleid, dan kan het weigeren van een verzoek om een dergelijke verbintenis aan te gaan voldoende zijn om een “concrete dreiging” vast te stellen. Bij de beoordeling van deze omstandigheden zal rekening worden gehouden met gedragingen uit het verleden, zoals (in dit geval) eerdere vorderingen van Apple voor soortgelijke ASI’s (inclusief vorderingen tegen andere partijen dan Ericsson).