Prejudiciële vragen over ‘gegronde redenen’ voor verzet tegen verdere verhandeling gerepareerde merkproducten

In deze zaak (ECLI:NL:HR:2020:391) speelt de vraag of (en zo ja, onder welke omstandigheden) een merkhouder (EPAL) gegronde redenen heeft om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van gerepareerde merkproducten door een niet-licentienemer (PHZ). De Hoge Raad stelt hierover prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie (“HvJEU”).

Feiten

De feiten in deze zaak liggen als volgt. EPAL heeft het beheer van en de controle op de kwaliteit van een bepaald type pallets, te weten de europallets. Het bedrijf heeft een systeem ontwikkeld waarmee erop wordt toegezien dat de pallets, ook na reparatie, aan bepaalde normen en specificaties voldoen. EPAL staat hiervoor ingeschreven bij de Uniemerkregistratie. Op grond van dit systeem is de productie en reparatie van europallets en de handel daarin voorbehouden aan bedrijven met een door EPAL afgegeven gebruiksrecht (de licentienemers). EPAL heeft hierbij als doelstelling om wereldwijd een open poolsysteem te creëren en in stand te houden, waarin de kwaliteit en kenmerken zodanig constant zijn dat het ruil van de pallets mogelijk maakt. PHZ, verweerder in cassatie, heeft europallets van het merk EPAL gerepareerd en verder verhandeld, maar beschikt niet over een licentie.

Het Gerechtshof Den Haag heeft geoordeeld dat het merkrecht van EPAL is uitgeput en dat zij zich niet tegen de verdere verhandeling door PHZ van pallets met dat merk kan verzetten. EPAL kon zich in deze uitspraak niet vinden en ging in cassatie.

Hoge Raad

In cassatie klaagt EPAL dat het zich met een beroep op haar collectieve merk moet kunnen verzetten tegen het verder verhandelen van pallets door PHZ onder het EPAL-merk. Volgens artikel 13 lid 2 van de Gemeenschapsmerkenverordening (“GMVo”) kan de merkhouder (EPAL) verdere verhandeling verbieden wanneer er gegronde redenen zijn voor de merkhouder om zich daartegen te verzetten. Dit kan met name het geval zijn wanneer de toestand van de betreffende waren gewijzigd of verslechterd is, nadat zij in de handel zijn gebracht.

De Hoge Raad stelt voorop dat het HvJEU zich nog niet heeft uitgelaten over de vraag of (en zo ja, onder welke omstandigheden) een merkhouder gegronde redenen heeft om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van gerepareerde merkproducten door een niet-licentienemer. Bij de beantwoording van deze vraag rijzen andere vragen. Allereerst de vraag of bij de toepassing van artikel 13 lid 2 GMVo de beschermingsomvang van de door het HvJEU geïntroduceerde ‘functieleer’ een rol speelt (zie HvJEU 19 september 2013, ECLI:EU:C:2013:577 (Martin Y Paz/Depuydt)). Deze functieleer ziet op de uitleg van artikel 5 lid 1 onder (a) van de Merkenrichtlijn 89/104, op grond waarvan een merkhouder zich ertegen kan verzetten dat een derde zonder zijn toestemming gebruikmaakt van een teken dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren. De Hoge Raad vraagt zich af of deze leer van overeenkomstige toepassing is op artikel 13 lid 2 GMVo. In Martin Y Paz/Depuydt onderscheidt het HvJEU namelijk verschillende functies waarvan de houder van het merk wil voorkomen dat er afbreuk aan wordt gedaan, te weten de herkomstaanduidingsfunctie, de kwaliteitsgarantiefunctie, de communicatiefunctie, de investeringsfunctie en de reclamefunctie. Daarnaast merkt de Hoge Raad op dat het onder meer mogelijk verschil maakt of het bij verdere verhandeling gaat om producten waarbij technisch hoge eisen moeten worden gesteld aan het herstel daarvan, bijvoorbeeld met het oog op de veiligheid, en of het bij reparatie gaat om een wijziging die al dan niet van ondergeschikte betekenis is.

Voorts verwijst de Hoge Raad naar andere rechtspraak van het HvJEU. Zo zou op grond van de uitspraak Viking Gas/Kosan Gas (HvJEU 14 juli 2011, ECLI:EU:C:2011:485) kunnen worden geoordeeld dat van gegronde redenen sprake is indien van het merk gebruik wordt gemaakt op een wijze die de indruk kan wekken dat er een economische band bestaat tussen de merkhouder en de partij die de waren verder verhandelt. Anderzijds is het mogelijk op grond van die uitspraak te concluderen dat gegronde redenen ontbreken indien na reparatie duidelijk wordt gemaakt dat die reparatie niet is verricht door de merkhouder of een licentienemer. Denk hierbij aan het aanbrengen van een etiket op de waren, al dan niet in combinatie met verwijdering van het merk. Ook kan het daarbij van belang zijn of het merk op eenvoudige wijze kan worden gewijzigd, zonder dat daarmee afbreuk wordt gedaan aan de technische deugdelijkheid of praktische bruikbaarheid van de waren. Tot slot merkt de Hoge Raad op dat het in deze kwestie gaat om een collectief merk, waarbij de vraag rijst of het antwoord op bovenstaande vragen ook hiervoor geldt. Het collectieve merk onderscheidt zich namelijk van het certificeringsmerk en mogelijk wordt aan het collectieve merk, ingevolge artikel 67 GMVo, een verdergaande kwaliteitswaarborg gegeven op het moment van de eerste verhandeling.

Prejudiciële vragen

Nu het HvJEU zich niet eerder heeft uitgelaten over bovengenoemde rechtsvragen, heeft de Hoge Raad de volgende prejudiciële vragen aan het HvJEU voorgelegd:

• Ten eerste stelt de Hoge Raad de vraag of voor een geslaagd beroep op artikel 13 lid 2 GMVo vereist is dat de verdere verhandeling afbreuk doet aan de eerdergenoemde functies van het merk. Zo ja, is dan sprake van een eis die wordt gesteld naast die van de aanwezigheid van ‘gegronde redenen’? Daarnaast vraagt de Hoge Raad of voor een geslaagd beroep op artikel 13 lid 2 GMVo steeds voldoende is dat afbreuk wordt gedaan aan de eerdergenoemde functies van het merk.
• Ten tweede stelt de Hoge Raad de vraag in algemene zin kan worden gezegd dat een merkhouder zich op grond van artikel 13 lid 2 GMVo kan verzetten tegen de verdere verhandeling van waren onder zijn merk, indien deze zijn gerepareerd door anderen dan de merkhouder zelf, dan wel door personen die hij daarvoor toestemming heeft gegeven. Zo nee, is dan het bestaan van ‘gegronde redenen’, zoals bedoeld in art. 13 lid 2 GMVo, na reparatie door een derde van door (of met toestemming van) de merkhouder in het verkeer gebrachte waren afhankelijk van de aard van de waren of de aard van de verrichte reparatie, dan wel van andere omstandigheden? Denk hierbij aan de zojuist genoemde mogelijkheid van technisch hoge eisen, dan wel de door de merkhouder zelf gestelde normen en eisen.
• De derde vraag van de Hoge Raad is of verzet van de merkhouder in de zin van artikel 13 lid 2 GMVo tegen verdere verhandeling van door derden gerepareerde waren uitgesloten is, indien van het merk gebruik wordt gemaakt op een wijze die niet de indruk kan wekken dat er een economische band bestaat tussen de merkhouder (of diens licentienemers) en de partij die de waren verder verhandelt. Bijvoorbeeld indien door verwijdering van het merk en/of aanvullende etikettering van de waren, na reparatie duidelijk is dat de reparatie niet is verricht door of met toestemming van de merkhouder of een licentienemer van deze? En voorts, is daarbij van belang het antwoord op de vraag of het merk op eenvoudige wijze kan worden verwijderd, zonder dat hierbij afbreuk wordt gedaan aan de technische deugdelijkheid of praktische bruikbaarheid van de waren?
• Tot slot stelt de Hoge Raad de vraag of voor de beantwoording van de voorgaande vragen van belang is of het gaat om een collectief merk onder de GMVo en zo ja, in welk opzicht?

De Hoge Raad lijkt zelf nog niet naar een bepaald antwoord te neigen. De beoordeling van de klachten van EPAL wordt aangehouden in afwachting van de beantwoording van deze vragen.

Deze auteur is niet langer werkzaam bij BarentsKrans, voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij Philip Fruytier.