Op 18 juni 2025 heeft de rechtbank Den Haag uitspraak gedaan in een gecombineerde nietigheidsprocedure ten gronde tussen generieke geneesmiddelenfabrikanten Accord en Sandoz enerzijds en Astellas en The Regents of the University of California (“The Regents”) anderzijds. Zowel Accord als Sandoz hadden aangevoerd dat het octrooi op de stof en het gebruik van enzalutamide en het overeenkomstige ABC niet inventief waren. De rechtbank heeft de argumentatie van de generieken verworpen en heeft het octrooi in stand gehouden. Zij oordeelde dat de redenering van de generieken om tot de geclaimde uitvinding te komen een kwestie van “hindsight” was.
The Regents is de houder van EP 1 893 196 B2 (“EP 196”), dat de stof enzulatamide als zodanig en het gebruik daarvan voor de behandeling van een hyperproliferatieve aandoening, zoals prostaatkanker, onder bescherming stelt. EP 196 vervalt op 29 maart 2026, met een daaropvolgend ABC dat geldig is tot 24 juni 2028. Enzalutamide is ontwikkeld door The Regents in samenwerking met Astellas en Medivation, Inc. Medivation is de exclusieve licentiehouder van EP 196 en Astellas is de exclusieve sublicentiehouder, met het recht om het octrooi en het ABC in Nederland te handhaven.
Beslissing van de rechtbank
De nietigheidsargumentatie was gebaseerd op twee documenten uit de stand van de techniek. Twee van de uitvinders van EP 196, Charles Sawyers en Samedy Ouk, presenteerden hun onderzoek naar krachtige antagonisten voor de behandeling van hormoongevoelige en hormoonresistente prostaatkanker op een conferentie in een presentatie (“de Sawyers-presentatie”) en een poster (“de Ouk-poster”), vóór de indieningsdatum van het octrooi. De Sawyers-presentatie en de Ouk-poster tonen de structuur van de verbinding RD162. De geclaimde verbinding enzalutamide, ook bekend als RD162′, verschilt van RD162 doordat de cyclobutylgroep op de 5-positie van de middelste ring is vervangen door een dimethylgroep. De centrale vraag in deze procedure is of er, uitgaande van RD162, sprake is van enige inventieve stap om tot RD162′ te komen.
De partijen zijn het er allemaal over eens dat het technische effect van RD162′ is dat het ten minste even effectief is als RD162. De generieken voerden aan dat de vakpersoon geen wijzigingen in het rechterdeel van de verbinding zou aanbrengen, aangezien de vakpersoon uit de Sawyers-presentatie had geleerd dat dit deel verantwoordelijk is voor de sterke antagonistische activiteit, en evenmin het linkerdeel zou wijzigen, aangezien dit al eerder was geoptimaliseerd. Volgens de generieken zou de vakpersoon, op basis van een “try and see”-benadering, de cyclobutylgroep, die zich op de middelste ring van de verbinding bevindt, vervangen door een dimethylgroep. Bovendien was de dimethylgroep al geopenbaard in de Sawyers-presentatie en de Ouk-poster.
De rechtbank oordeelde, echter, dat uit deze documenten uit de stand van de techniek blijkt dat het onderzoek destijds gericht was op het wijzigen van het rechterdeel van de verbinding en dat in de verbindingen die in het kader van dat onderzoek waren gesynthetiseerd, zowel het linkerdeel als de middelste ring met de cyclobutyl hetzelfde waren gebleven. De vakpersoon zou dit begrijpen als het resultaat van optimalisatie.
De rechtbank redeneert dat het niet relevant is of de vakpersoon een dergelijke wijziging had kunnen aanbrengen (“could”), maar of de vakpersoon dit zou hebben gedaan (“would”) in de verwachting het onderliggende technische probleem op te lossen of in de verwachting van enige verbetering of voordeel. De dimethylgroep in een van de verbindingen in de stand van de techniek is vervangen door cyclobutyl op de 5-positie van de middelste ring van later gesynthetiseerde verbindingen, en de vakpersoon zou daarom concluderen dat cyclobutyl de optimale keuze is. De vakpersoon zou geen reden zien om terug te keren naar dimethyl op de 5-positie van de middelste ring. De stand van de techniek bevat dus een “pointer away” van het gebruik van een dimethylgroep op de 5-positie. Alleen met kennis achteraf van de uitvinding zou de vakpersoon tot de geclaimde uitvinding kunnen komen. Daarom verwierp de rechtbank de vorderingen van de generieken om het Nederlandse deel van EP 196 en het ABC te vernietigen.
