Het is geen nieuws, noch een verrassing, dat het UPC voorlopige voorzieningen kan treffen die verder reiken dan zijn eigen grenzen. Al kort na de uitspraak in de zaak BSH/Electrolux[1] is het Gerecht van eerste aanleg van het UPC (“CFI“) begonnen rechtsmacht te erkennen voor het treffen van grensoverschrijdende voorlopige voorzieningen. Hoewel het recht om grensoverschrijdende verboden toe te wijzen in kortgedingprocedures al lang bekend is[2], heeft de BSH/Electrolux-uitspraak deze praktijk in een nieuw perspectief gezet door toe te staan dat over dergelijke vorderingen wordt beslist in bodemprocedures, zelfs wanneer er een reconventionele nietigheidsvordering is.

In de recente uitspraak Kodak/Fujifilm[3] bevestigde het Hof van Beroep van het UPC (“CoA”) de al lang bestaande opvatting dat art. 34 UPCA, waarin staat dat beslissingen van het UPC het grondgebied van de verdragsluitende lidstaten van het UPC bestrijken, zijn uitspraken niet beperkt tot het grondgebied van die staten. Op voorwaarde dat de rechtsmacht kan worden vastgesteld, kan het UPC uitspraak doen in een grensoverschrijdend geschil betreffende een Europees octrooi op het gehele EOB-grondgebied. In twee recente uitspraken heeft het CoA verdere richtlijnen gegeven. In de uitspraken in de zaken Dyson/Dreame, die zowel een verwijzing[4] naar het Hof van Justitie van de Europese Unie (“HvJEU”) als een verbod[5] bevatten, en in Fujifilm/Kodak, is de praktijk van het Gerecht van eerste aanleg (CFI) met betrekking tot het vaststellen van grensoverschrijdende rechtsmacht bevestigd en verder uitgebreid.

Hieronder bespreken we deze relevante uitspraken, en wat ze laten zien over de grensoverschrijdende (‘long arm’) rechtsmacht van het UPC, samen met de kansen en risico’s voor procespartijen.

Gronden voor rechtsmacht

Eerdere Fujifilm/Kodak-uitspraken van de LK Düsseldorf[6] en Mannheim[7] hadden aangetoond dat de rechtbank bereid was rechtsmacht te aanvaarden om verboden te verlenen tegen partijen die woonplaats hebben in een UPC-staat en die zich uitstrekken tot buiten het grondgebied van het UPC. De zaken hadden betrekking op vorderingen die door Duitse partijen waren ingesteld in het Verenigd Koninkrijk (een derde staat[8]). De gedaagden werden voor hun ‘eigen rechtbank’ gedagvaard, zodat de rechtsmacht was gebaseerd op art. 4, lid 1, van de Brussel I bis-verordening[9]. Sindsdien heeft de LK Den Haag dit gevolgd, zie HL Display AB/Black Sheep[10]. Vorige week heeft het CoA deze uitspraak bevestigd.

Ook degenen die een verbod wilden verkrijgen tegen partijen die niet op het grondgebied van het UPC woonachtig zijn, werden niet in de kou gelaten. In IMC Créations/Mul-T-Lock[11] paste de LK Parijs dezelfde redenering toe om zich bevoegd te verklaren ten aanzien van een Franse hoofdgedaagde, maar breidde zij deze rechtsmacht uit tot een Zwitserse partij (d.w.z. uit een Lugano-staat) om te beslissen over een vordering voor een verbod in het UPC, in niet-UPC-EU-lidstaten (Spanje), Lugano-staten (Zwitserland) en derde staten (het VK) op basis van de rechtsmacht inzake ‘vorderingen met een nauw verband’ van art. 8, lid 1, Brussel I bis. De rechtsmacht inzake verwante vorderingen wordt mogelijk gemaakt door art. 71 quater, lid 2, Brussel I bis, dat gemeenschappelijke gerechten (zoals het UPC) rechtsmacht verleent over niet-EU-staten door middel van de rechtstreekse toepassing van hoofdstuk II van de verordening. Het CoA bevestigt deze praktijk in Fujifilm/Kodak.

Het is goed om op te merken dat “long-arm”- rechtsmacht niet kan worden toegekend op basis van de “forum delicti”- rechtsmacht (plaats waar de schadelijke gebeurtenis plaatsvond) van art. 7, lid 2, Brussel I bis. Het CoA stelde in Adobe/Keeex[12] dat een dergelijke rechtsmacht het UPC alleen rechtsmacht kan verlenen om rechtsmiddelen toe te kennen voor inbreuken die plaatsvinden op het grondgebied van de lidstaten van het UPC.

Vereisten voor de gronden

De UPC-rechter hebben ook onderzocht aan welke vereisten partijen die zich op de bovengenoemde bevoegdheidsgronden beroepen, krachtens het unierecht moeten voldoen. In de zaak Kodak/Fujifilm maakte het CoA duidelijk dat voor de rechtsmachtsvraag men niet eerst hoeft te kijken of inbreuk aannemelijk is, als die rechtsmacht wordt gebaseerd op de regel van de lidstaat van herkomst. Dit betekent dat die rechtsmacht relatief makkelijk wordt aangenomen. Dat past in de lijn van eerdere rechtspraak van het CoA over art. 4 Brussel I bis in Dyson/Dreame (verbod).

Dit kan duidelijk niet worden gezegd van andere rechtsmachtsgronden. Zo moet er bijvoorbeeld een duidelijk verband zijn tussen de inbreuk makende handelingen in de UPC-lidstaten en die daarbuiten. In Moderna/Genevant[13] werd dit verband bijvoorbeeld aangenomen op basis van de zogenoemde ‘spider-in-het-web’-doctrine. Daarbij speelde mee dat de Nederlandse ankergedaagde optrad als coördinerende commerciële entiteit voor activiteiten buiten de UPC, namelijk in Spanje, Polen en Noorwegen. Het wordt nog complexer als de ankergedaagde zelf geen inbreuk pleegt, maar alleen als tussenpersoon fungeert. Het CoA heeft in dit verband een prejudiciële vraag gesteld aan het HvJEU in Dyson/Dreame (prejudiciële verwijzing). Als optreden als tussenpersoon al genoeg blijkt om iemand als ankergedaagde aan te merken voor de rechtsmacht op grond van artikel 8, lid 1, Brussel I bis, kan dat verstrekkende gevolgen hebben. In Belkin/Philips[14] hanteerde het CoA een brede definitie van ‘tussenpersoon’. Daaronder valt niet alleen iemand die zelf inbreuk maakt, maar ook iemand die daarbij betrokken is, doordat de handelingen van een derde aan hem kunnen worden toegerekend. In de uitspraak van vorige week in de zaak Fujifilm/Kodak werd verduidelijkt dat dit alle vormen van mededaderschap in onrechtmatige daad omvat. Daardoor wordt de mogelijkheid voor het UPC om grensoverschrijdende rechtsmacht aan te nemen ten aanzien van partijen buiten de UPC-lidstaten aanzienlijk verruimd.

Het is moeilijker om grensoverschrijdende rechtsmacht te verkrijgen zonder dat er een gedaagde is die zijn woonplaats of zetel op het grondgebied van het UPC heeft. De bovengenoemde uitspraak in de zaak Adobe/Keeex staat ook bekend om een poging om artikel 71 bis, lid 3, van Brussel I bis toe te passen. Die bepaling maakt het mogelijk dat het UPC ook bevoegd is voor schade buiten de EU, veroorzaakt door een niet-EU-gedaagde, mits het UPC voor diezelfde inbreuk al bevoegd is binnen de Unie. In Adobe/Keeex oordeelde het hof dat het op deze basis geen rechtsmacht kon uitoefenen, omdat de niet-EU-gedaagde geen activa had in een UPC-lidstaat. Het CoA liet daarbij in het midden of artikel 71 bis, lid 3, Brussel I bis op deze manier, in combinatie met artikel 7, lid 2, kan worden gebruikt om grensoverschrijdende rechtsmacht te creëren ten aanzien van partijen buiten de UPC-lidstaten, zonder een gedaagde binnen de UPC als ankerpunt. Ook bleef onduidelijk welk verband tussen de gestelde inbreuken daarvoor precies vereist is.

Al met al laat het UPC ambitie zien dat het bereid is om uit te groeien tot een ‘one-stop-shop’ voor octrooi-inbreukzaken bij het EOB. Verdere ontwikkelingen zullen dan ook ongetwijfeld volgen.

[1] HvJ-EU 25 februari 2025 Zaak C-339/22 (BSH/Electrolux).

[2] Zie HvJ-EU 12 juli 2012, Zaak C-616/10 (Solvay/Honeywell), waarin werd geoordeeld dat een bevoegde rechterlijke instantie een voorziening kan toekennen ondanks onopgeloste kwesties inzake de geldigheid van buitenlandse octrooien, mits zij geen definitieve uitspraak doet over de geldigheid en de voorziening kan worden vervangen door de beslissing van de rechterlijke instantie die de uiteindelijke rechtsmacht heeft over de geldigheid.

[3] UPC CoA 2 juni 2026 UPC_CoA_312/2025, UPC_CoA_333/2025, UPC_CoA_880/2025 en UPC_CoA_882/2025 (Fujifilm/Kodak).

[4] UPC CoA 6 maart 2026 UPC_CoA_789/2025 en UPC_CoA_813/2025 (Dyson/Dreame – verwijzing naar het Hof van Justitie van de Europese Unie).

[5] UPC CoA 6 maart 2026 UPC_CoA_789/2025 & UPC_CoA_813/2025 (Dyson/Dreame – Voorlopige voorziening).

[6] UPC CFI LD Düsseldorf 28 januari 2025 UPC_CFI_355/2023 (Fujifilm/Kodak).

[7] UPC CFI LD Mannheim 18 juli 2025 UPC_CFI_359/2023 en UPC_CFI_365/2023 (Fujifilm/Kodak).

[8] d.w.z. een staat die geen lid is van het UPC, de EU of het Verdrag van Lugano.

[9] Verordening 1215/2012 (Brussel I bis).

[10] UPC CFI LD Den Haag 10 oktober 2025 UPC_CFI_386/2024 en UPC_CFI_610/2024 (HL Display/Black Sheep).

[11] UPC CFI LD Parijs 21 maart 2025 UPC_CFI_702/2024 (IMC Créations/Mul-T-Lock)

[12] UPC CoA 13 maart 2026 UPC_CoA_922/2025, UPC_CoA_923/2025, UPC_CoA_924/2025 en UPC_CoA_925/2025 (Adobe/Keeex).

[13] UPC CFI 23 mei 2025 UPC_CFI_191/2025 en UPC_CFI_192/2025 (Moderna/Genevant).

[14] UPC CoA 3 oktober 2025 UPC_CoA_534/2024, UPC_CoA_19/2025 en UPC_CoA_683/2024 (Belkin/Philips).