Icos is houdster van Europees octrooi EP 1 200 092 (EP092) dat betrekking heeft op een formulering van het bekende geneesmiddel tadalafil (toegepast voor seksuele stoornissen bij mannen en pulmonaire arteriële hypertensie). In de octrooiconclusies wordt tadalafil met een relatief kleine deeltjesgrootte geclaimd. Actelion wenst een tadalafil-product op de markt te brengen zodra het aanvullend beschermingscertificaat voor de werkzame stof tadalafil als zodanig is verlopen (op 11 november 2017) en startte om die reden deze nietigheidsprocedure.
Actelion stelde zich op het standpunt dat EP092 uitvindingshoogte ontbeert en dus moet worden vernietigd. De rechtbank oordeelt dat het enige verschil tussen de in EP092 beschreven materie en de stand van de techniek, de deeltjesgrootte van de tadalafildeeltjes is. Deze relatief kleine deeltjesgrootte leidde tot een snellere opname van de actieve stof in het bloed, daarmee een sneller intreden van het effect en een verbeterde biologische beschikbaarheid. Bij de beoordeling van de inventiviteit van het octrooi neemt de rechtbank als uitgangspunt de vraag of het voor de gemiddelde vakman voor de hand zou hebben gelegen dat een sneller intreden van het therapeutische effect zou worden bereikt door het verkleinen van de deeltjesgrootte van tadalafil.
De rechtbank komt tot de conclusie dat dit inderdaad het geval is in het licht van de stand van de techniek die de gemiddelde vakman zou bestuderen in combinatie met zijn algemene vakkennis. Op grond hiervan wist de vakman dat de oplosbaarheid van slecht oplosbare stoffen in het algemeen kan worden verbeterd door de deeltjesgrootte ervan te verkleinen en dat dit zou leiden tot een snellere opname van het geneesmiddel in het bloed (en daarmee een sneller intreden van de therapeutische werking). Hij wist ook dat tadalafil een slecht oplosbare stof is. Hij was verder bekend met “micronisatie”, een bekend routine-proces voor het verkleinen van de deeltjesgrootte van een werkzame stof. De rechtbank overweegt in rov. 4.10 dat in de jurisprudentie van de Kamers van Beroep van het EOB is aanvaard dat aan de expectation of success minder zware eisen gesteld moeten worden indien 1) de stand van de techniek de vakman in de richting van een bepaald nader onderzoek stuurt en 2) de vakman dat onderzoek door routine-experimenten kan uitvoeren. Wanneer de vakman dan niet een bepaalde verwachting heeft van het resultaat van de experimenten maar slechts een neutrale try and see-houding aanneemt, zoals in deze zaak het geval was, is een reasonable expectation of success niet afwezig. De rechtbank past deze redenering toe en oordeelt dat het EP092 aan uitvindingshoogte ontbreekt.
In deze uitspraak heeft de rechtbank voor de eerste keer geoordeeld dat, indien de stand van de techniek en/of de algemene vakkennis de vakman in een bepaalde richting wijzen voor de oplossing van een probleem, en hij deze oplossing vervolgens door middel van routine-experimenten ook daadwerkelijk kan vinden, hij niet vanaf het begin een specifieke verwachting van de uitkomst van die experimenten hoeft te hebben. De drempel voor het aannemen van een redelijke succesverwachting is onder die omstandigheden dus laag. Deze uitspraak illustreert ook dat de Nederlandse rechter geneigd is de rechtspraak van de Technische Kamers van Beroep van het EOB ter harte te nemen.
Ook de UK High Court of Justice heeft in zijn uitspraak van 10 augustus 2016 ([2016] EWHC 1955 (Pat)) EP092 vernietigd wegens het gebrek aan inventiviteit.