De rechtbank stelt hiertoe vast dat de gemiddelde vakman zich ervan bewust zou zijn dat de letterlijke tekst een beperking is ten opzichte van de uitvindingsgedachte. De nieuwheid en inventiviteit vanEP’508 is namelijk, aldus de rechtbank, niet gelegen in een toepassing van pemetrexed dinatrium, maar in het combineren van de werkzame stof (i.e. het na oplossing verkregen pemetexed anion) met vitamine B12 en, optioneel, foliumzuur teneinde de bijwerkingen van deze kankerbehandeling te verminderen. Om een beschermingsomvang vast te stellen, waarbij zowel de belangen van de octrooihouder (om bescherming voor zijn uitvinding te verkrijgen) als die van derden (die bij lezing van het octrooi voldoende dienen te weten wat hun rechten zijn) worden gerespecteerd, gaat de rechtbank na waarom in het octrooi uitsluitend het pemetrexed dinatrium wordt genoemd. Onder meer kijkt de rechtbank daarvoor naar de vraag of het een “kenbaar technisch bewuste keuze” van de octrooihouder is geweest om de conclusies zo te formuleren. Deze lezing is gebaseerd op hetgeen het hof Den Haag eerder in kort geding over dit octrooi oordeelde, namelijk dat voor een beperkte lezing van de conclusies uitsluitend plaats is, wanneer de beperking van het octrooi berust op een dergelijke keuze.
De rechtbank onderschrijft het oordeel van het hof, maar merkt op dat dit niet betekent dat als er geen kenbaar technisch bewuste keuze voor een beperking bestaat, de vakman steeds zou moeten aannemen dat die beperktere formulering (dus) niet als een beperking van de beschermingsomvang is op te vatten. Van een ruimere beschermingsomvang dan de letterlijke tekst van het octrooi suggereert zal wel kunnen worden uitgegaan als duidelijk is dat aan een beperking in de formulering geen bewuste keuze ten grondslag ligt, met andere woorden: als de beperking duidelijk onbedoeld is.
Uit het verleningsdossier van EP’508 blijkt volgens de rechtbank dat, na bezwaren van het EPO met betrekking tot onder meer nieuwheid, de term “an antifolate” in de aanvrage is vervangen door “pemetrexed”. Nadat de examiner vervolgens aan Lilly te kennen gaf dat de term diende te worden beperkt tot “pemetrexed dinatrium” (omdat alleen hiervoor basis bestond in de aanvrage voor het octrooi) heeft Lilly de beschrijving en de conclusies van EP’508 aangepast zonder hierover in discussie te gaan. Lilly stond niet onder enige tijdsdruk en kon bovendien toen al kon voorzien dat er varianten bestonden op het dinatriumzout van pemetrexed (waaronder pemetrexed tromethamine). Het gebrek aan discussie (zij heeft heeft geen poging gedaan om in de beschrijving een zin op te nemen als “as the skilled person will understand the invention can also be practised with other pharmaceutically acceptable salts”), terwijl er goede redenen bestonden die discussie juist wel aan te gaan en Lilly ook geen enkele verschoonbare reden had om dat niet te doen, doet de rechtbank concluderen dat hier blijkbaar sprake is van een weloverwogen en daarmee bewuste keuze van Lilly om haar octrooi (en daarmee de beschermingsomvang) te beperken tot uitsluitend pemetrexed dinatrium. Aangezien Lilly zich om haar moverende redenen heeft teruggetrokken op de toedieningsvorm van het door haarzelf ontwikkelde Alimta®, dient enige onduidelijkheid in dat opzicht in dit geval voor eigen rekening te blijven. Hiermee valt het doek voor Lilly’s inbreukvordering tegen Fresenius.
Deze uitspraak wijkt af van zowel de in Nederland gevoerde procedures in kort geding als van de verschillende buitenlandse procedures, die in eerste instantie en in beroep zijn gevoerd in onder meer Duitsland en Verenigd Koninkrijk, waar uiteindelijk werd geoordeeld dat de generieke pemetrexed met andere zoutvormen vielen binnen de beschermingsomvang van het pemetrexed dinatrium octrooi.
Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met: Jaap Bremer