Onlangs wees de Hoge Raad een arrest waarin hij beantwoordt of conservatoir leveringsbeslag op Benelux-merkenrechten blokkerende werking toekomt (art. 453a Rv). Tevens biedt het arrest een antwoord op de vraag tegen wie de eis in de hoofdzaak moet worden ingesteld als het merkenrecht aan een derde is overdragen en de beslagene (vervolgens) failliet is gegaan (HR 11 februari 2022, ECLI:NL:HR:2022:164). 

U heeft ze ongetwijfeld weleens voorbij zien komen; glazen waterflesjes met daarop in kenmerkende letters ‘Earth Water’. Wie het etiket heeft gelezen, weet dat de winst naar duurzame waterprojecten gaat.[1] Achter de waterflesjes zit het Canadese EWI, dat in 2007 ‘Earth Water Europe B.V.’ heeft opgericht en overeengekomen is dat alle intellectuele eigendomsrechten toekomen aan reclamebureau Upstream. Upstream heeft vervolgens bij het Benelux Bureau voor Intellectuele Eigendom (BBIE) het woordmerk ‘Earth Water’ en een bijbehorend beeldmerk gedeponeerd (de Benelux-merken). In 2010 is Earth Concepts opgericht, waarbij Upstream haar een licentie heeft verleend voor het gebruik van de Benelux-merken. In de procedure die uiteindelijk tot het onderhavige arrest leidt, stelt Earth Concepts dat Upstream op grond van een bepaling uit de licentieovereenkomst gehouden is om de Benelux-merken aan haar over te dragen.[2]

Earth Concepts legt in 2014 conservatoir leveringsbeslag en conservatoir verhaalsbeslag op de Benelux-merken ten laste van Upstream. Zij vordert vervolgens dat Upstream haar, uit de licentieovereenkomst voortvloeiende, verplichting tot overdracht van de Benelux-merken nakomt. Zowel rechtbank als hof wijzen de vordering af. Het hof overweegt daarbij dat Upstream niet langer over de merken kan beschikken, omdat zij deze reeds heeft overgedragen aan EWI. Het conservatoire leveringsbeslag acht het hof niet rechtsgeldig, omdat het exploot enkel aan het BBIE is uitgebracht. Zelfs als dit anders zou zijn kan volgens het hof aan het conservatoire leveringsbeslag geen argument worden ontleend om de overdracht aan EWI als niet rechtsgeldig aan te merken.[3] In het oordeel van het hof ligt dan ook besloten dat conservatoir leveringsbeslag niet in de weg staat aan vervreemding aan een derde.

De blokkerende werking

Earth Concepts tekent vervolgens cassatieberoep aan. Zij voert onder meer aan dat het hof miskent dat de blokkerende werking van het beslag (art. 453a Rv) meebrengt dat degene die leveringsbeslag heeft gelegd, een overdracht van het beslagen goed aan een derde mag negeren.[4] Uit de jurisprudentie volgt dat, hoewel beslag niet in de weg staat aan overdracht, het tot gevolg heeft dat vervreemding of bezwaring niet tegen de beslaglegger kan worden ingeroepen.[5] Het beslag blijft dus op de zaak rusten.[6]

De Hoge Raad oordeelt dat art. 453a Rv van overeenkomstige toepassing is op conservatoir leveringsbeslag op merkenrechten.[7] Hij verwijst daarbij naar de conclusie, waarin advocaat-generaal Wesseling-van Gent uiteenzet dat een (Benelux) merkenrecht vatbaar is voor beslag en dat het een goed is als bedoeld in art. 474bb Rv, waarop de conservatoir beslag-regeling van art. 711 Rv van toepassing is. Art. 712 Rv bepaalt vervolgens dat de blokkerende werking (art. 453a Rv) van toepassing is op het in art. 711 Rv bedoelde beslag.[8]

De Hoge Raad komt dan ook tot de conclusie dat de beslaglegger de overdracht van merkenrechten aan een derde mag negeren. Daartoe is evenwel vereist dat hij, binnen de gestelde termijn, een eis in de hoofdzaak instelt (art. 700 lid 3 Rv) en dat de eis wordt toegewezen.[9]

Tegen wie dient de eis in de hoofdzaak te worden ingesteld?

De Hoge Raad oordeelt dat – zelfs als het beslag strekt tot levering en de beslaglegger ervan op de hoogte is dat het goed aan een derde is vervreemd – de eis in beginsel tegen de schuldenaar ingesteld moet worden. Zo kan worden vastgesteld of de beslaglegger in zijn verhouding tot de schuldenaar een vordering tot levering heeft. Earth Concepts mocht haar vordering dus weldegelijk tegen Upstream instellen.[10]

De Hoge Raad merkt op dat de beslaglegger de derde-verkrijger in de procedure tegen de schuldenaar kan betrekken. Een andere optie is dat de derde-verkrijger zich voegt of tussenkomt. Op die manier kan de procedure worden benut om te bepalen waar het uiteindelijk op aan zal komen: wiens recht op levering dient (gelet op art. 3:298 BW) voor te gaan? De derde-verkrijger kan daarbij betogen dat hem  derdenbescherming (art. 453a lid 2 Rv) toekomt.[11] Ondanks de blokkerende werking is het dus mogelijk dat de beslaglegger uiteindelijk geen verhaal kan halen op het beslagene.

Faillissement

Interessant is tot slot het oordeel dat de omstandigheid dat Upstream tijdens de procedure failliet is verklaard en opgehouden is te bestaan, niet tegen voortzetting van de procedure tegen Upstream in de weg staat.[12] Uit het arrest Promneftstroy/Yukos volgt dat, indien een rechtspersoon ophoudt te bestaan terwijl de hoofdzaak aanhangig is, de beslaglegger de procedure dient voort te zetten tegen de verkrijger van het beslagen goed.[13] De A-G concludeerde onder verwijzing naar dit arrest zelfs tot niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep van Earth Concepts tegen Upstream.[14] De Hoge Raad gaat daar niet in mee en komt nadrukkelijk terug van deze rechtsregel.[15] Hij verwijst daarbij naar een ouder arrest, waaruit volgt dat, wanneer de procedure jegens een rechtspersoon is aangevangen vóór het tijdstip van ontbinding en vereffening van het vermogen, de procedure, ook in volgende instanties, kan worden voortgezet tegen die rechtspersoon.[16] De discrepantie tussen deze arresten, die ook door de A-G werd gesignaleerd,[17] grijpt de Hoge Raad nu blijkbaar aan om een keuze te maken voor de lijn die in de literatuur reeds navolging heeft gekregen.[18]

Wat nu als de schuldenaar failliet gaat voordat de beslaglegger de gelegenheid heeft gehad een vordering in de hoofdzaak in te stellen? Op het eerste gezicht lijkt het arrest die vraag onbeantwoord te laten. Toch valt in de voetnoot bij de overweging dat de hoofdzaak in beginsel tegen de schuldenaar dient te worden ingesteld, een aanknopingspunt te vinden. Daarin wordt namelijk verwezen naar enkele rechtsoverwegingen uit Promneftstroy/Yukos, waaruit volgt dat, wanneer de schuldenaar reeds is opgehouden te bestaan en de beslaglegger dus geen wederpartij meer heeft tegen wie de hoofdzaak kan worden ingesteld, de eis – in aangepaste vorm – tegen de derde-verkrijger kan worden ingesteld. De beslaglegger kan dan een verklaring voor recht vorderen dat de vorderingen waarvoor beslag is gelegd toewijsbaar zijn en dat verhaal kan worden genomen op de beslagen goederen.[19] De Hoge Raad komt dan ook slechts beperkt terug op dit arrest.

Betekenis voor de praktijk

Uit het arrest volgt in de eerste plaats dat conservatoir leveringsbeslag op merkenrechten een blokkerende werking toekomt. Daarnaast biedt het een bruikbaar juridisch kader voor de (beslag)praktijk. Het arrest onderstreept dat de beslaglegger tijdig een vordering in de hoofdzaak moet instellen om profijt te hebben van de blokkerende werking. Deze vordering dient, zelfs wanneer het goed aan een derde is vervreemd, tegen de oorspronkelijke schuldenaar te worden ingesteld. Een eventueel faillissement staat niet aan voortzetting van de procedure tegen de oorspronkelijke schuldenaar in de weg. Slechts wanneer de schuldenaar voorafgaand aan de procedure failliet gaat en ophoudt te bestaan, dient de schuldenaar zich rechtstreeks tot de derde-verkrijger te richten. De Hoge Raad formuleert hiermee een bruikbaar en genuanceerd kader voor verschillende situaties die zich bij conservatoir leveringsbeslag kunnen voordoen.

[1] Zie ook: earthwater website.

[2] Zie HR 11 februari 2022, ECLI:NL:HR:2022:164, rov. 2.1-2.2; Conclusie A-G Wesseling-van Gent, ECLI:NL:PHR:2021:276, par. 1.1-1.12.

[3] HR 11 februari 2022, ECLI:NL:HR:2022:164, rov. 2.1-2.4.

[4] Ibid., rov. 3.2.1.

[5] Conclusie A-G Wesseling-van Gent, par. 2.24 onder verwijzing naar HR 5 september 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC9351 (Forward/ […]), HR 20 februari 2009, ECLI:NL:HR:2009:BG7729 (Ontvanger/ […]) & HR 13 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3299 (Promneftstroy/Yukos).

[6] Conclusie A-G Wesseling-van Gent, par. 2.25 onder verwijzing naar HR 20 februari 2009, ECLI:NL:HR:2009:BG7729 (Ontvanger/ […]).

[7] Rov. 3.2.2.

[8] Conclusie A-G Wesseling-van Gent, par. 2.28-2.29.

[9] Rov. 3.2.2.

[10] Rov. 3.2.3;3.2.5.

[11] Rov. 3.2.4.

[12] Rov. 3.2.6.

[13] HR 13 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3299 (Promneftstroy/Yukos), rov. 3.5.7.

[14] Conclusie A-G Wesseling-van Gent, par. 3.4.

[15] Rov. 3.2.6.

[16] Ibid., onder verwijzing naar HR 11 januari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BX9762, rov. 3.3.4.

[17] Conclusie A-G Wesseling-van Gent, par. 3.4.

[18] Ibid., par. 3.3.

[19] Zie rov. 3.2.3, onder verwijzing naar HR 13 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3299 (Promneftstroy/Yukos), rov. 3.5.4-3.5.7.