Slaafse nabootsing en verwarringsgevaar
Wanneer een product niet beschermd wordt door een intellectueel eigendomsrecht, staat nabootsing daarvan in beginsel vrij. Nabootsing kan echter onrechtmatig zijn als het origineel een eigen positie (een eigen gezicht) op de betreffende markt heeft en er gevaar is voor verwarring tussen het nagebootste product en het origineel. In dat geval is er sprake van oneerlijke mededinging waartegen landen, die partij zijn bij het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom, bescherming behoren te bieden (vgl. artikel 10bis lid 1 en lid 3 onder 1 Verdrag van Parijs).
De Hoge Raad maakte al uit dat voor de beoordeling van verwarringsgevaar de totaalindruk van elk product en de beschouwing daarvan door een weinig oplettend kopend publiek, dat beide producten meestal niet naast elkaar ziet, bepalend is (HR 7 juni 1991, ECLI:NL:HR:1991:ZC0273). Echter bestond er nog de nodige onduidelijkheid over deze toets. Zo heeft de Hoge Raad bijvoorbeeld altijd gesproken over verwarringsgevaar in het algemeen, zodat niet zonder meer duidelijk was of de verwarring slechts betrekking heeft op het product zelf, of ook op de herkomst van het product (het merk, of de producent).
Feiten in zaak All Round/Simstars (ECLI:NL:HR:2017:938)
All Round brengt sinds 2009 een sieradenlijn voor vrouwen op de Nederlandse markt, genaamd “Mi Moneda”. Het betreffende sieraad bestaat uit een hanger in drie verschillende kleuren (goud, zilver en rosé) en drie verschillende maatvoeringen, waarin verschillende soorten munten/schijven kunnen worden geplaatst. Sinds 2012 brengt Simstars onder de merknaam “Nikki Lissoni” soortgelijke hangers uit op de Nederlandse markt. Ook de Nikki Lissoni-hangers zijn in drie verschillende kleuren (goud, zilver en rosé) en drie verschillende maatvoeringen te krijgen, en ook deze hangers zijn bedoeld om verschillende munten/schijven in te plaatsen.
All Round heeft Simstars op 31 mei 2013 gesommeerd om de verhandeling van de Nikki Lissoni-hangers te staken, omdat deze hangers onrechtmatige slaafse nabootsingen van de Mi Moneda-hangers zouden zijn.
Oordeel hof: geen slaafse nabootsing
Het hof overweegt dat de Nikki Lissoni-hangers geen (onrechtmatige) slaafse nabootsingen van de Mi Moneda-hangers zijn, nu laatstgenoemde hangers geen eigen gezicht op de markt hebben. Volgens het hof zijn er verschillende soortgelijke producten op de markt en All Round heeft volgens het hof niet aannemelijk kunnen maken dat die andere producten slaafse nabootsingen zijn van de Mi Moneda-hangers, mede omdat All Round volgens het hof onvoldoende heeft opgetreden tegenover deze andere producenten.
Daarmee kan er al geen sprake meer zijn van verwarringsgevaar. Ten overvloede overweegt het hof echter nog dat het van oordeel is dat de sieraden onderling zodanige verschillen vertonen dat, ook al hadden de Mi Moneda-hangers een eigen positie op de markt, er nog steeds geen sprake zou zijn van verwarringsgevaar.
Toets voor verwarringsgevaar
Het cassatieberoep van All Round slaagt niet voor zover er geklaagd wordt over het oordeel van het hof dat de Mi Moneda-hangers geen eigen gezicht op de markt hebben. Daardoor komt men in beginsel niet meer toe aan de vraag of er in dit geval sprake is van verwarringsgevaar, maar De Hoge Raad gaat in een overweging ten overvloede toch nog in op de klacht van All Round over het oordeel van het hof op dit punt.
Die klacht stelt verschillende vragen aan de orde, onder meer de vraag of punten van overeenstemming zwaarder zouden moeten wegen dan punten van verschil en of niet alleen verwarring ten aanzien van het product maar ook verwarring over de herkomst moet meetellen. Tot slot wordt aan de orde gesteld de vraag of verwarring van de producten na aankoop (post-sale confusion) moet worden meegewogen.
De Hoge Raad overweegt dat bij de verwarringsvraag alle relevante omstandigheden moeten worden meegewogen. Daarbij kan er niet als regel van worden uitgegaan dat voor de verwarringsvraag aan punten van overeenstemming meer gewicht toekomt dan aan punten van verschil. Of en in hoeverre het publiek zich in het kader van een aankoopbeslissing zal laten leiden door de wijze waarop de producten na aankoop (‘post sale’) zijn of worden waargenomen, hangt ook af van de andere omstandigheden van het geval, zoals de vraag of het publiek (ook) zal letten op onderdelen die bij gebruik niet zichtbaar zijn en op de verpakking van de diverse producten.
Volgens de Hoge Raad bestaat er ook geen aanleiding voor het maken van een onderscheid tussen verwarring met betrekking tot producten zelf dan wel hun herkomst. Beide kunnen verwarringsgevaar opleveren. Dat strookt volgens de Hoge Raad ook met artikel 10bis lid 3 onder 1 Verdrag van Parijs, welke bepaling de verdragslanden gebiedt om bescherming te bieden tegen oneerlijke mededinging en zodoende ook bescherming te bieden ten aanzien van “de inrichting (…) of de werkzaamheid op het gebied van nijverheid of handel van een concurrent”.
Conclusie
De boodschap van dit arrest is duidelijk. Mits een product een eigen gezicht op de markt heeft, moet bij de (vervolg)vraag of een nagebootst product verwarringsgevaar oplevert voor het origineel, naar alle relevante omstandigheden worden gekeken. Daarbij geeft de Hoge Raad in dit arrest drie richtsnoeren. Ten eerste dient men geen groter gewicht toe te kennen aan de overeenkomsten tussen de producten dan aan de verschillen. Ten tweede kunnen zowel pre-sale confusion als post-sale confusion (mits de omstandigheden daartoe aanleiding geven) bij deze vraag een rol spelen. Tot slot kunnen zowel productverwarring als herkomstverwarring relevant zijn voor de beantwoording van de verwarringsvraag.