Farma update: ABC MSD voor ezetimibe + simvastatine ongeldig

Meer artikelen over:IE & technologie

Bij arrest in kort geding van 23 oktober 2018 in de zaak Merck Sharp & Dohme Corp. / Teva Nederland B.V., Pharmachemie B.V. en Centrafarm B.V. heeft het hof Den Haag de vordering van Merck Sharp & Dohme Corp. tot een verbod op verhandeling van een generiek combinatieproduct van ezetimibe en simvastatine afgewezen. Het hof bevestigt hiermee het voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter, die het aanvullend beschermingscertificaat voor dit product voorshands nietig achtte.

Beschermingscertificaat ezetimibe en simvastatine

Merck Sharp & Dohme Corp. (“MSD”) was houdster van EP 0 720 599 (“EP 599”) dat ziet op een specifieke groep hydroxy-gesubstitueerde azetidinonverbindingen, werkzaam tegen hypercholesterolemie. Eén van de stoffen behorende tot deze groep is ezetimibe. MSD verkreeg op basis van EP 599 onder meer het aanvullend beschermingscertificaat met nr. 300132. Dit certificaat ziet op een combinatieproduct bestaande uit ezetimibe en simvastatine, één van de meest bekende cholesterol biosynthese remmers (“Combinatie-ABC”). Dit Combinatie-ABC duurt tot en met 1 april 2019. MSD brengt het combinatieproduct op de markt onder de naam “Inegy”. Eerder verkreeg MSD al een ABC voor ezetimibe als monoproduct, welk ABC op 16 april 2018 afliep.

Monoproduct ezetimibe

MSD heeft Teva, Pharmachemie en Centrafarm in kort geding gedagvaard omdat zij hun generieke combinatieproduct hadden laten opnemen in de G-standaard van april 2018 voor verhandeling vanaf mei en aldus inbreuk maakten op het Combinatie-ABC. Teva c.s. en Centrafarm stelden zich op het standpunt dat er een serieuze, niet te verwaarlozen kans bestond dat het Combinatie-ABC van MSD in een bodemprocedure nietig zou worden verklaard op grond van art. 3 (c) ABC-Vo, omdat voor het monoproduct ezetimibe door MSD reeds eerder een ABC was verkregen. Bij vonnis van 11 juni 2018 oordeelde de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag in kort geding dat er inderdaad een serieuze, niet te verwaarlozen kans bestond dat het Combinatie-ABC zou worden vernietigd.

MSD ging in hoger beroep van dit vonnis. Zij betoogde dat het combinatieproduct als een separate uitvinding, los van ezetimibe alleen, was geopenbaard in EP 599. Op basis hiervan kon voor dit product met hetzelfde EP 599, dat ook als referentie had gediend voor het eerdere ABC voor het monoproduct, ook een ABC worden verkregen.

Combinatieproduct is geen separate uitvinding

Voor zijn beoordeling of het Combinatie-ABC terecht is verleend, acht het hof de vraag relevant, of het combinatieproduct een volledig separate uitvinding is naast die van het monoproduct, de nieuwe werkzame stof ezetimibe. Anders gezegd, vormt het combinatieproduct, onafhankelijk van de in het monoproduct belichaamde uitvinding, (apart) voorwerp van de uitvinding van EP 599?

In zijn analyse betrekt het hof het recente arrest Teva/Gilead (zaak C-121/17) van het Hof van Justitie EU en een tweetal arresten van ditzelfde Hof inzake irbesartan (Actavis/Sanofi) en telmisartan (Actavis/Boehringer). Met toepassing van de rechtsregels uit deze arresten oordeelt het hof dat voor een geldig ABC vereist is dat de gemiddelde vakman, met inachtneming van zijn algemene vakkennis op de prioriteitsdatum van EP 599, uitgaande van de octrooiconclusies en gelet op de beschrijving en de tekeningen, in het combinatieproduct een afzonderlijke uitvinding (los van en naast de in het monoproduct belichaamde uitvinding) zou onderkennen. In deze zaak is dat niet zo, aldus het hof. De beschrijving van EP 599 geeft juist aanleiding om de genoemde combinatie van een azetidinon en een cholesterol biosyntheseremmer te beschouwen als een ‘aspect’ van de uitvinding (het monoproduct), niet als een afzonderlijke uitvinding. Dat geldt temeer voor de combinatie van ezetimibe en simvastatine, die nergens in de beschrijving expliciet wordt genoemd. EP 599 vermeldt ook niet dat de combinatie van ezetimibe en simvastatine specifiek problemen oplost of voordelen biedt en ook de algemene vakkennis van de gemiddelde vakman (af te leiden uit de in de procedure overgelegde stand van de techniek) ten tijde van de prioriteitsdatum leidt hem er niet toe het combinatieproduct te zien als een separate uitvinding. Hieruit volgt dat naar het voorlopig oordeel van het hof niet is voldaan aan art. 3 (c) ABC-Vo, zoals uitgelegd door het HvJ EU, nu voor ezetimibe al eerder een ABC was verleend en de combinatie met simvastatine geen voorwerp uitmaakt van de uitvinding van het Basisoctrooi.

Het arrest is in lijn met uitspraken in Duitsland, Frankrijk, België en Spanje, met betrekking tot nationale equivalenten van het Combinatie-ABC.

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de auteurs