De Hoge Raad over sta-zakjes

Meer artikelen over:CassatieIE & technologie
Hugo Kolstee
Hugo Kolstee Advocaat

HR 28 juni 2016, ECLI:NL:HR:2019:1043

Wat was er aan de hand?

Capri Sun produceert vruchtendranken, die in ‘sta-zakjes’ worden verkocht. Een gevuld sta-zakje heeft liggend een rechthoekige vorm en kan – zoals de naam al doet vermoeden – rechtop staan, omdat er aan de onderkant van het sta-zakje een inzetstukje is gemaakt, zodat de onderkant bol uitloopt wanneer het zakje rechtop staat. Op die sta-zakjes houdt Capri Sun een internationaal vormmerk met gelding in de Benelux; haar sta-zakjes dragen het merk ‘Capri Sun’. Riha Wesergold maakt ook vruchtendranken in sta-zakjes. Dit doet zij onder haar eigen merk, maar ook voor private labels van (bijvoorbeeld) supermarkten.

Capri Sun startte een geding tegen Riha. Zij vorderde dat Riha iedere inbreuk op haar vormmerk staakt, en ook stopt met het verhandelen van sta-zakjes bestemd voor de verpakking van vruchtendranken. Riha verweerde zich, en vorderde op haar beurt een nietigverklaring van het vormmerk van Capri Sun.

Rechtbank en hof: technisch/functioneel bepaalde vorm valt niet onder merkenrechtelijke bescherming

De rechtbank en het hof geven Capri Sun ongelijk. Het hof is van oordeel dat een sta-zakje meerdere functionele voordelen biedt: het is compact, stevig en past in broodtrommeltjes, de verpakking kan ook met een rietje erin rechtop worden gezet en voorkomt zo morsen, en er past genoeg drank in gelet op de doelgroep van kinderen. Het hof komt tot de slotsom dat de als ‘merk’ ingeschreven vorm bepaald wordt door zijn functie, en dus geen merkenrechtelijke bescherming geniet, de zogenaamde ‘techniekexceptie’ in het merkenrecht.

De vorm wordt dus door zijn functionele kenmerken bepaald, en daarop kan Capri Sun geen geldig merkenrecht vestigen.

De Hoge Raad over sta-zakjes

Capri Sun gaat in cassatie, maar krijgt van de Hoge Raad (ook) ongelijk.

De Hoge Raad oordeelt – in navolging van het Hof van Justitie van de Europese Unie in de Lego Juris-zaak (C-48/09) – dat indien eenmaal vaststaat dat de wezenlijke functionele kenmerken van een vorm alléén aan de technische uitkomst zijn toe te schrijven, die vorm geen merkenrechtelijke bescherming toekomt. Welke kenmerken ‘wezenlijk’ zijn hangt af van de omstandigheden van het geval. Daaraan doet niet af dat de zelfde technische uitkomst kan worden bereikt met andere vormgeving. De ratio hierachter is dat de houder van een merkenrecht geen (potentieel) eeuwigdurend monopolie toegekend mag krijgen op technische oplossingen of gebruikskenmerken, die in beginsel wél verjaren.

Capri Sun beriep zich bij de Hoge Raad ook op een recente uitspraak van het HvJEU over de techniekexceptie in het modellenrecht (Doceram, C-395/16). Daarover is de Hoge Raad kort:  het merken- en het modellenrecht verschillen qua functie en qua beschermingsduur, en bovendien is de techniekexceptie in het modellenrecht van een andere aard dan de techniekexceptie in het merkenrecht. Op basis van het modellenrecht kunnen dus niet zomaar conclusies worden getrokken voor het merkenrecht, zo oordeelt de Hoge Raad.

Tot slot oordeelde de Hoge Raad óók dat Riha zich niet aan slaafse nabootsing had schuldig gemaakt. De Hoge Raad stelt voorop dat nabootsing van producten die niet door een intellectueel-eigendomsrecht worden beschermd in beginsel mogelijk is, tenzij de nabootsing tot verwarring bij het publiek lijdt. De nabootser dient er redelijkerwijs alles aan te doen om die verwarring te voorkomen, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van zijn product. De Hoge Raad is – met het hof – van oordeel dat er voor sta-zakjes redelijkerwijs geen alternatieve vormen voorhanden zijn die qua gebruiksgemak en deugdelijkheid de zelfde voordelen hebben als de sta-zakjes van Capri Sun. Omdat de vorm niet anders kan, neemt Riha in dit geval met de uiterlijke kenmerken zoals kleur en naamsvermelding voldoende afstand van de sta-zakjes van Capri Sun.